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Quando si concretizza l’uso di un marchio?

Quando si concretizza l’uso di un marchio?

Definizioni e caratteristiche di un marchio

Il marchio è un “segno” finalizzato ad identificare i prodotti/servizi di un’impresa, per distinguerli da quelli di imprese concorrenti, proteggendola e permettendole di farne uso in via esclusiva. La sua registrazione deroga, dunque, alla libera utilizzabilità.

Marchi di un’impresa possono essere:

  • parole (tra cui anche nomi di persona)
  • disegni
  • lettere
  • cifre
  • colori
  • le caratteristiche di un prodotto (ad esempio la sua forma, o il suo confezionamento).

Deve comunque trattarsi di segni che rendano distinguibili, rispetto ad altri, i prodotti/servizi dell’impresa cui si riferiscono (art. 13 del ‘Codice della Proprietà Industriale’, D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005).

Queste le caratteristiche peculiari di un marchio:

LICEITA’

Un marchio deve essere lecito (art. 14 del ‘Codice della Proprietà Industriale’): non deve violare le disposizioni di legge, ad esempio non è possibile depositare un marchio che istighi alla violenza.

SETTORIALITA’

Un marchio è tutelato, mediante la registrazione, nella categoria (“classe”) nel quale si colloca e per i prodotti o servizi a cui è collegato (indicati nella “Classificazione di Nizza”).

TERRITORIALITA’

La registrazione di un marchio – e conseguente diritto di utilizzo – effettuata in Italia (presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) vale solo sul territorio italiano.

Ma, vista l’importanza del marchio per il successo di un prodotto e per la tutela dalla concorrenza dell’impresa che lo commercializza, è nell’interesse dell’impresa registrarlo in tutti i Paesi di esportazione, o nei quali intende concedere il suo marchio in licenza d’uso.

Comunque, come chiarisce l’U.I.B.M., in alternativa a singole registrazioni nazionali presso singoli Paesi è possibile fare domanda di registrazione di:

  • marchio europeo (con validità in tutta l’U.E., richiedibile all’ufficio europeo EUIPO;
  • marchio internazionale (non si tratta di un marchio con validità internazionale in tutto il mondo: è l’estensione a livello internazionale di un marchio nazionale, italiano o anche europeo, sulla base dell’adesione del singolo Paese al “Sistema di Madrid” – World Intellectual Property Organization (WIPO).

TEMPORALITA’

In Italia un marchio ha validità 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato all’infinito ogni 10 anni.

Categorie di marchi

Si distinguono varie categorie di marchi, a seconda delle loro caratteristiche:

  • marchio denominativo, costituito solo da parole;
  • figurativo, consistente in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia (con la precisazione che ai fini del deposito si considera “figurativo” anche il marchio misto, cioè composto da parole e elementi figurativi);
  • di forma o tridimensionale, che può comprendere i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto;
  • di movimento, caratterizzato da vari elementi che cambiano posizione tra loro;
  • multimediale, composto da immagini e suoni.

Uso di un marchio

Perché l’uso è importante

Le stesse caratteristiche di un marchio (liceità, territorialità, settorialità, temporalità) ne condizionano e caratterizzano anche l’utilizzo. Infatti, se da un lato l’uso effettivo di un marchio è proprio lo scopo per cui lo si registra, dall’altro è anche la condizione per poi mantenerlo registrato. Per quale motivo? Il marchio “serve” all’azienda (operativamente, e per le tutele che comporta) solo laddove venga effettivamente impiegato.

Per aversi un uso effettivo, però, non è sufficiente trovarsi nella fase di preparazione all’immissione in commercio: questo costituisce infatti un uso meramente interno del segno (lo ha stabilito di recente il Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 7 settembre 2020).

Che caratteristiche ha l’uso “efficace” del marchio?

Se il prodotto non raggiunge il pubblico dei potenziali acquirenti, non vi è utilizzo effettivo di un marchio. L’uso effettivo si ha solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato (cfr. CGCE, Minimax, sentenza 11 marzo 2003, C-40/01). Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale del marchio, non simbolico e/o sporadico.

Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di un’impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo: rileva esclusivamente l’effettiva circolazione nel mercato del marchio (come stabilito poi dalla stessa CGCE, Vitafruit, sentenza 8 luglio 2004, T-203/02).

L’uso deve assolvere allo scopo di rendere edotto il consumatore sull’origine del prodotto. Si potrà capire se c’è un uso concreto del marchio valutando l’incidenza delle attività compiute dal suo titolare in una duplice direzione:

  • rispetto al pubblico interessato all’acquisto;
  • rispetto ai concorrenti.

Se sono assolte entrambe le condizioni, è giustificata la protezione di un determinato segno, già raggiunta con la registrazione.

Attenzione, perché una non effettiva utilizzazione può comportare la decadenza del marchio per non uso.

E se un marchio non viene utilizzato? Decade!

L’importanza dell’utilizzo effettivo di un marchio si comprende dalla conseguenza del suo non uso: la decadenza del marchio, appunto.

La normativa sia italiana (artt. 24 e 26, co. 1, del ‘Codice della Proprietà Industriale’), che europea (art. 58 del Regolamento UE n. 1001/2017) prevedono la decadenza del marchio registrato se esso non venga utilizzato nei cinque anni dalla sua registrazione.

La legge italiana, comunque, in particolari ipotesi indicate all’art. 24, co. 3 e 4, non fa seguire al non uso la decadenza.

Infine, il marchio decade:

  • per illiceità sopravvenuta (secondo l’art 14 del ‘Codice’, come visto all’inizio);
  • per “volgarizzazione” (ai sensi dell’art. 13, co. 4): cioè se, a causa dell’attività o dell’inattività del suo titolare, nel commercio il marchio sia diventato denominazione generica del prodotto o servizio, o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

L’uso di un marchio si concretizza con l’impiego effettivo sul mercato, cioè rendendolo conoscibile al pubblico e giungendo così a differenziarlo rispetto ad altri. Così, si tutela l’impresa rispetto alla concorrenza, e si completa il senso e lo scopo della registrazione. La quale altrimenti, pur essendo un “must”, non basterebbe a garantire visibilità e successo.

Circa l'autore

Giulio Calcinotto

Dopo l'Università a Trieste, mi sono diplomato alla SSPL di Padova. Esercito la professione di avvocato dal 2017 in un rinomato studio legale di Treviso, occupandomi prevalentemente di diritto civile,  delle procedure concorsuali, delle esecuzioni, del lavoro, che tratto sia dal lato giudiziale che stragiudiziale.

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